nro 80-1642.
Väitelty 8. huhtikuuta 1981.
Päätetty 29.5.1981.
James F. Davis, Cincinnati, Ohio, jonka kanssa Charles N. Shane, Jr., Dayton, Ohio, oli lyhyt, valittajille.
Vito J. DiPietro, Atty, Dept. of Justice, Washington, D.C., jonka kanssa Alice Daniel, Asst. Atty. Kenraali, Charles F. C. Ruff, U.S. Atty. ja Herbert Berl, Atty., Dept. of Justice, Washington, D.C., olivat neuvolassa Appelleessa, Yhdysvalloissa.
Keith V. Rockey, Chicago, Ill., jonka kanssa Peter E. Derry, Washington, D.C., oli sopimuksessa appellee, A. B. Dick Co.
Muutoksenhaku Yhdysvaltain Columbian piirikunnan tuomioistuimelta (D.C. Civil Action No. 79-1668).
Ennen BAZELONia, vanhempi kiertotuomari, MacKINNON ja MIKVA, piirituomarit.
TUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO.
TUOMIOISTUIN:
Vuonna 1978 A.B. Dick Company ["A.B. Dick"] nosti kanteen Mead Corporationia ["Mead"] vastaan A.B. Dickin mustesuihkutulostimen patenttioikeudet ["Makea keksintö"].Sen jälkeen Mead nosti tämän kanteen toteamista varten väittäen, että Yhdysvaltain puolustusministeriö ["puolustusministeriö" tai "sihteeri"], ei valittaja A.B. Dick on Sweetin keksinnön laillinen omistaja. Käräjäoikeus,490 F.Supp. 405, hylkäsi Meadin kanteen, koska sillä ei ollut toimivaltaa. Emme löydä oikeutettua liittovaltion kysymystä, vahvistamme.
A.B. Dick nosti kanteen Yhdysvaltojen piirioikeuteen Chicagossa kesäkuussa 1978 vaatien vahingonkorvausta ja kieltomääräystä. Chicagon kanne siirrettiin lopulta Yhdysvaltojen Daytoniin, Ohioon, piirioikeuteen, jossa se yhdistettiin Meadin nostaman kanteen perusteella.
Keksintö syntyi vuonna 1963 puolustusministeriön rahoittaman Stanfordin yliopiston tutkimuksen tuloksena. Keksijä Richard G. Sweet oli Stanfordin tutkija. Hänen vuoden 1962 työsopimuksensa antoi hänelle mahdollisuuden ottaa omistusoikeus keksintöihinsä edellyttäen, että hän: (i) myöntää Stanfordille rojaltivapaan lisenssin; ja (ii) auttaa Stanfordia noudattamaan sopimusvelvoitteitaan valtiota kohtaan.Stanfordin ja puolustusministeriön välillä vuonna 1961 tehty tutkimussopimus sisälsi patenttioikeuslausekkeen, joka on määritelty asetuksella 32 C.F.R. § 9-107.2(b) (1961). Kyseisessä lausekkeessa määrätään asiaankuuluvasti:
Työsopimus merkittiin muistiin vuoden 1963 sopimuksessa, Joint Appendix ["J.A."] 358-59.
jos toimeksisaaja [yliopisto] ilmoittaa, että . . . Patenttihakemus on jätettävä, toimeksisaaja jättää tai teettää sellaisen hakemuksen. . . . [Jos toimeksisaaja päättää olla jättämättä tai jättää jättämättä tällaista hakemusta, toimeksisaajan on ilmoitettava siitä [hallitukselle]. . . .
* * * * * *
ja välittää kaikki oikeus, arvo ja intressi [hallitukselle].
Yksityiskohtaisemmin asepalveluja koskevan hankintaasetuksen § 9.107 määrää asiaankuuluvasti, että:
(c) Toimeksisaaja [yliopisto] toimittaa sopimusvirkailijalle [hallituksen edustaja]. . . Aihekeksintöjä koskevat tiedot ja raportit [mukaan lukien sellaiset tiedot kuin] . . . onko yhdysvaltalainen patenttihakemus vai ei. . . on tai tullaan jättämään toimeksisaajan toimesta tai hänen puolestaan. . . . (d) Jokaisen edellä kohdassa (c)(i) tarkoitetun kohteena olevan keksinnön yhteydessä toimeksisaajan on toimittava seuraavasti:
(i) Jos toimeksisaaja määrittelee, että tällaista keksintöä vaativa yhdysvaltalainen patenttihakemus jätetään, toimeksisaajan on jätettävä tai huolehdittava tällaisen hakemuksen jättämisestä asianmukaisessa muodossa ja ajallaan; jos toimeksisaaja kuitenkin päättää olla jättämättä tai jättää jättämättä tällaista hakemusta ilmoitettuaan, että tällainen hakemus jätetään, toimeksisaajan on ilmoitettava siitä toimeksisaajalle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kahdeksan kuukautta ensimmäisen julkaisun, julkisen käytön tai myynnin jälkeen;
(ii) jos toimeksisaaja ilmoittaa, että tällaista keksintöä vaativaa yhdysvaltalaista patenttihakemusta ei ole jätetty eikä sitä tule jättää (tai ilmoittamalla, että tällainen hakemus jätetään tämän jälkeen, ilmoittaa sopimusviranomaiselle päinvastaisesta), toimeksisaaja:
(A) ilmoittaa toimeksisaajalle kirjallisesti mahdollisimman aikaisintaan mahdollisena päivänä tällaisen keksinnön julkaisemisesta, jonka toimeksisaaja on tehnyt tai joka on hänen tiedossa, tai soveltuvin osin kaikista toimeksisaajan suunnitelluista julkaisemisista ja ilmoittaa tällaisen julkaisun tai suunnitellun julkaisemisen päivämäärä ja tunnistetiedot. ; ja
(B) välittää hallitukselle toimeksisaajan koko oikeuden, omistusoikeuden ja edun tällaiseen keksintöön toimittamalla ne sopimusvirkailijallekirjallisesta pyynnöstäasianmukaisesti laaditut (hallituksen laatimat) luovutus- ja hakemusasiakirjat ja muut asiakirjat, jotka katsotaan tarpeellisiksi, jotta hallitukselle myönnetään edellä mainitut toimeksisaajan oikeudet, omistusoikeus ja intressi sekä oikeus hakea tällaisia patenttihakemuksia ja nostaa niistä syytteitä. Keksintö kaikkialla maailmassa, kuitenkin jollei toimeksisaajan oikeuksista ulkomaisissa sovelluksissa, kuten alla (c) on määrätty, ja lisäksi ei-yksinomaisen ja rojaltivapaan lisenssin varaamisesta toimeksisaajalle (ja hänen olemassa oleville ja tuleville) mahdolliset osakkuus- ja sidosyritykset, joiden yritysrakenteessa urakoitsija on osa), joka lisenssi siirretään sen toimeksisaajan liiketoiminnan sen osan seuraajalle, johon tällainen keksintö liittyy; . . .
(iv) siinä tapauksessa, että toimeksisaaja tai muut kuin hallitus, joilla on toimeksisaajalta oikeuksia, päättävät olla jatkamatta syytteeseenpanoa mistään sellaisesta yhdysvaltalaisesta patenttihakemuksesta, jonka toimeksisaaja on jättänyt tai joka on jätetty hänen puolestaan, toimeksisaajan on ilmoitettava siitä sopimusvirkailijalle. vähintään kuusikymmentä päivää ennen vastausajan päättymistä jakirjallisesta pyynnöstä,toimittaa toimeksisaajalle asianmukaisesti laaditut (hallituksen laatimat) asiakirjat, jotka katsotaan tarpeellisiksi antaakseen hallitukselle toimeksisaajan koko oikeuden, omistusoikeuden ja edun tällaiseen keksintöön ja hakemukseen, jollei kohdassa (d) määritellystä varauksesta muuta johdu. (ii) edellä; . . .
(kursivointi mukana).
Dr. Sweet viimeisteli mustesuihkukeksintönsä vuonna 1963 ja aloitti sen kaupallisen kehittämisen. Lisenssit, joissa Sweet nimettiin myöntäjäksi, toimitettiin puolustusministeriölle vuosina 1964 ja 1965.Vuonna 1971 Sweet-patentti myönnettiin, ja vuotta myöhemmin Sweet myi patenttinsa lisenssinhaltijalle A.B. Dick.
J.A. 361-64. Puolustusministeriö myönsi nämä luvat, J.A. 87.
Valittajat väittävät, että hallitus sai kaiken patenttioikeuslausekkeessa sovitun: rojaltivapaan lisenssin. Mutta valittajan mukaan lausekkeessa tarkasteltiin vain kahta mahdollisuutta: (i) patentin omistusoikeus voisi olla yliopistolla edellyttäen, että hallitukselle myönnetään rojaltivapaa lisenssi; tai (ii) arvonimi voi olla valtion hallussa.Missään tapauksessakeksijäsäilyttää tittelin. Siten valittaja vaatii, että Sweet tai hänen toimeksiantajansa A.B. Dick, omistaa patentin, jota valittajan väitetään loukaneen.
Katsohuomautus 3supra.Valittaja väittää, että ellei patenttihakemuksia ole "jättänyt tai antanut jätettäväksi" yliopisto, keksinnön omistusoikeus on siirrettävä puolustusministeriölle. Käräjäoikeus katsoi, että hakemuksenkeksijävoitaisiin katsoa tapaukseksi, jossa urakoitsija/yliopisto "saahti [hakemuksen] jättämisen". Emme pääse tähän asiaan, paitsi että tämä epäselvyys lisää sihteerin harkintavaltaa asetuksen tulkinnassa ja täytäntöönpanossa,katsos. 1053infra.
Valittaja vetoaa erilaisiin lainkäyttölakeihin,e. Herra. 28 U.S.C. § 1331(yleinen liittovaltion kysymys);28 U.S.C. § 1361 (mandamus);28 U.S.C. § 2201(selvittävä tuomio). Olemme samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa siitä, että mikään näistä ei tarjoa riippumatonta perustaa liittovaltion lainkäyttövaltaan.Lisäksi,valittaja väittää, että sihteeri on rikkonut hallintolainkäyttölakia,5 U.S.C. § 702jättämällä noudattamatta puolustusministeriön omaa määräystä,katso esim. Scanwell Laboratories, Inc. v. Shaffer, 424 F.2d 859(D.C. Cir. 1970).
Ilman erillistä liittovaltion kysymystä tai liittovaltion lain mukaista velvollisuutta nämä määräykset eivät sisällä liittovaltion toimivaltaa.Katso Phillips Petroleum Co. v. Texaco, Inc., 415 U.S. 125,94 S.Ct. 1002,39 L.Ed.2d 209(1974).
Valittaja vetosi myös muihin lainkäyttölakiin,e. Herra. 28 U.S.C. § 1338 (patentit);28 U.S.C. § 2410(kiinteistö, johon Yhdysvalloilla on panttioikeus); 40 U.S.C. § 471 ja sitä seuraavat (Federal Property and Administrative Services Act ["FPAS"]). Jos vain patentin omistusoikeus on kiistanalainen, § 1338 ei tarjoa liittovaltion foorumia. Pykälä 2410 myöntää lainkäyttövallan vain, jos Yhdysvalloilla on "kiinnitys tai muu panttioikeus" omistusoikeuden sijaan,katso Bertie's Apple Valley Farms v. Yhdysvallat, 476 F.2d 291, 292(9th Cir. 1973). Lopuksi FPAS koskee vain "ylijäämää omaisuutta". Valittaja ei ole väittänyt toimivaltaa koskevia tosiseikkoja, jotka ovat riittäviä saattaakseen tämän kanteen tähän ryhmään,katso40 U.S.C. § 472 g.
Edes valittajan lukema, asetuksessa määritelty patenttioikeuslauseke ei ole itsepantava. Se ei vaikuta keksinnön omistusoikeuden siirtoon yliopistolta (tai keksijältä) valtiolle. Sen sijaan sillä varmistetaan, että hallitukselle tiedotetaan yliopiston toimista ja kuvataan mekanismi, jolla hallitus voi tietyissä olosuhteissa saada omistuksen.Siten valittajan APA-väite on, että sihteeri, jättäessään hyödyntämättä patenttilausekkeen määräyksiä, rikkoi asetusta, jolla on "lain täysi voima ja vaikutus".Paul v. Yhdysvallat, 371 U.S. 245,83 S.Ct. 426,9 L.Ed.2d 292(1963).
Katsohuomautus 3supra(Kun hallitus on saanut urakoitsijalta ilmoituksen, ettei patenttihakemusta ole jätetty, se voi saada omistusoikeuden keksinnölle "kirjallisella pyynnöstä").
Appellees luottaaCalifano v. Sanders, 430 U.S. 99,97 S.Ct. 980,51 L.Toim.2d 192(1977), koska he väittivät, että APA ei tarjoa perustaa liittovaltion lainkäyttövallalle. Valittaja ei kuitenkaan nojaudu yksinomaan APA:han. Sen sijaan se väittää, että sihteeri on rikkomalla omaa sääntöään toiminut "lain vastaisesti".5 U.S.C. § 706. Valittajan APA-vaatimus herättää siis liittovaltion kysymyksen – vaikkakin kevytmielisen,katso infra— varten28 U.S.C. § 1331.Ks. Esquire v. Ringer, 591 F.2d 796, 807(D.C. Cir.),varm. kielletty, 440 U.S. 908,99 S.Ct. 1217,59 L.Ed.2d 456(1979) (Leventhal, J., samaa mieltä) (säännösten rikkominen herättää liittovaltion kysymyksen suoraan § 1331:n nojalla).
Valittaja kuitenkin viittaa siihen, että mikään liittovaltion laki ei ohjaisi meitä sihteerin toiminnan tarkastelussa.Säännös itsessään edellyttää vain patenttioikeuslausekkeen sisällyttämistä armeijan tutkimussopimuksiin.Sihteeri on noudattanut tätä velvoitetta. Säännössä ei muutoin määritellä sihteerin tehtäviä.
Ks. Santa Claran kaupunki v. Andrus, 572 F.2d 660(9. piiri),varm. kielletty, 439 U.S. 859,99 S.Ct. 177,58 L.Ed.2d 167(1978) (ilman oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoista sääntöä tai standardia, valitus ei aiheuta oikeutettua kiistaa).
32 C.F.R. § 9-107.1 (1961).
Asiaankuuluvia säännöksiä edeltävä tarkoitus on vain yleisohje:
Hyödyntämään patenttijärjestelmään sisältyviä kannustimia ja turvatakseen amerikkalaisen teollisuuden varauksettoman osallistumisen sotilaalliseen tutkimukseen ja kehitykseen sekä sopimusten että alihankintasopimusten perusteella, samalla kun hankitaan hallitukselle tarvittavat oikeudet. . . puolustusministeriö yleensä saa . . . kattava maksuttoman käytön lisenssi, mutta se ei edellytä uusien keksintöjen täydellistä omistusoikeutta hallitukselle.
32 C.F.R. § 9-107.1(a) (1962).
Asetus näyttää jättävän sihteerille harkintavaltaa tasapainon löytämisessä "patenttijärjestelmän kannustimien..." välillä.ja puolustusministeriön tarpeisiin. Täytäntöönpanopolitiikkaa koskevat kysymykset kuuluvat hyvin tämän harkintavallan piiriin.Katso Kixmiller v. Securities and Exchange Comm'n, 492 F.2d 641(D.C. Cir. 1974).
Id.
Vaikka valittaja on yksilöinyt yleisoikeudellisia sopimusvaatimuksia kerran saatavillasihteeri,se ei ole esittänyt värikäs väitettä liittovaltion viraston tai virkamiehen laittomasta toiminnasta. Näin ollen käräjäoikeuden tuomio on vahvistettava.
Valittaja ei ole ilmoittanut, milloin sihteerin olisi pitänyt pyrkiä saamaan patenttioikeuslauseke voimaan. Oletettavasti sihteerin väitetty virhe tapahtui vuonna 1963 tai 1964, kun hän hyväksyi Sweetin rojaltivapaan lisenssin ilman protestia. Valittajat ehdottavat siten ylimääräistä irtisanomisperustetta: valittajan laiminlyöntiä kuuden vuoden vanhentumisajasta,katso 28 U.S.C. § 2401.
Valittaja vastaa, ettei se ole noudattanut määräyksiä, koska se ei tiennyt viime aikoihin asti Stanfordin ja puolustusministeriön sekä Stanfordin ja tohtori Sweetin välisten sopimusten täsmällisistä ehdoista. Stanfordin puolustusministeriön sopimuksen olennainen osa oli kuitenkin patenttioikeuslauseke – julkaistussa asetuksessa määritelty säännös. Ja valittajan oman päättelyn mukaan Stanford-Sweet-sopimus ei voinut muuttaa sihteerin asetuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.
